In eerdere blogs hebben Reinout van Malenstein, Judith van de Bovenkamp en ikzelf al uitgelegd wat de risico’s zijn voor het registreren van merken in China. Zoals door Reinout aangegeven geldt in China het eenvoudige principe dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Ik heb vervolgens zelf geschreven dat een internationale merkinschrijving volgens de Overeenkomst van Madrid niet de juiste manier is om een merk in China in te schrijven. Met een internationale inschrijving wordt het merk namelijk niet in de juiste – voor China karakteristieke – subklassen ingeschreven.

De vervolgvraag ligt voor de hand: hoe registeer je een merk dan wel? In deze blog zal ik proberen antwoord te geven op die vraag en uitleggen hoe je als merkhouder het meest effectief en efficiënt bescherming kunt krijgen.

Het probleem

Het verkrijgen van effectieve en efficiënte bescherming in China is zeer nauw verbonden met het first-to-file principe. In de Europese Unie is het merkenrecht zo geregeld dat merkhouders zelf in de gaten moeten houden of iemand anders een soortgelijk merk inschrijft. Je zult als merkhouder dus zelf bezwaar moeten maken tegen de inschrijving van een jonger merk dat op jouw reeds geregistreerde merk lijkt. Als je dit niet doet, kan het jongere merk ook worden ingeschreven en kunnen de merken naast elkaar bestaan.

In China werkt dit anders: daar wordt het first-to-file principe zo streng gehandhaafd dat het onmogelijk is dat hetzelfde merk voor dezelfde waren of diensten tweemaal kan worden ingeschreven. De Trademark Office zal dan zelf, ambtshalve, het verzoek tot inschrijving van het laatst ingeschreven merk afwijzen. Dit is ook meteen de reden waarom trademark squatting een groot probleem is in China. Het is net als bij domeinnamen: omdat de domeinnaam <www.china2025.nl> reeds is geregistreerd, kan een ander dat niet meer doen.

Het voorgaande betekent echter dat hetzelfde teken wel voor andere waren of diensten kan worden ingeschreven. Omdat Apple (zie mijn vorige blog) het merk iPhone had ingeschreven voor ‘computers and computer software’, maar niet voor ‘phones and mobile phones’, kon een ander het merk iPhone dus wel voor die laatste categorie inschrijven.

De oplossing: defensieve registraties

De oplossing voor bovenstaand probleem ligt voor de hand. Zorg ervoor dat je zelf de eerste bent die een merk registreert (zowel in het Nederlandse, Engels, etc., als in het Chinees). Effectieve en efficiënte bescherming vereist echter meer dan dat: schrijf het merk niet alleen in voor de juiste hoofdklassen en (alle) bijbehorende subklassen, maar ook voor de daarop lijkende hoofd- en subklassen waar je bescherming voor wilt hebben. Nogmaals, China is het enige land dat subklassen hanteert. Het is daarom van groot belang om hier vooraf, en niet zoals Apple achteraf, informatie over te krijgen. Een lijst met hoofdklassen en subklassen is bijvoorbeeld hier beschikbaar.

Om een voorbeeld te geven: stel dat je een merk wilt inschrijven voor koffie en thee (klasse 30), dan is het verstandig dit merk ook aan te vragen voor klasse 32 (drank) en klasse 43 (restaurants en cafés).

DonaldDuckIn het algemeen geldt dat hoe meer van dit soort zogenaamde ‘defensieve merkregistraties’ je hebt, hoe beter. Toch realiseren merkhouders zich vaak niet hoe (Chinese) bedrijven hier zelf mee omgaan. Om een aantal voorbeelden te geven: Guìzhōu Máotái heeft 555 merkaanvragen ingediend, waar 498 merkregistraties uit zijn voortgekomen. Andere voorbeelden zijn Bǎidù, die meer dan 683 merken heeft aangevraagd en waarvan er 483 zijn toegekend, en Walt Disney Co., die tegelijkertijd 335 merken in alle 45 (hoofd)klassen had aangevraagd voordat Mǐ Lǎoshǔ (Mickey Mouse) en Táng Lǎoyā (Donald Duck) voor het eerst op de Chinese televisie werden uitgezonden.

Effectieve en efficiënte bescherming

Betekent dit nu dat wordt aangeraden om als (Nederlands) bedrijf bij het betreden van de Chinese markt gelijk honderden merken aan te vragen? Het antwoord op die vraag luidt ontkennend. Nog los van het kostenplaatje, is het voor jou als merkhouder natuurlijk het belangrijkst om bescherming te krijgen voor je core business. Pas als zo groot bent als bijvoorbeeld McDonald’s, is het wellicht interessant om een merk niet alleen te registreren voor restaurants en eten, maar bijvoorbeeld ook voor kleding. Tot die tijd kun je prima volstaan met merkinschrijvingen in de voor jouw merk relevante hoofdklasse(n) en (alle) bijbehorende subklassen. Het grootste voordeel hiervan is dat je op deze manier simpelweg voorkomt dat een ander jouw merk kan inschrijven en daar misbruik van kan maken.

Een merkinschrijving is (zeker met de in 2014 geïntroduceerde mogelijkheid van multi-class inschrijvingen) uiteraard veel goedkoper dan het daarover procederen. Vergis je hierbij overigens niet: cijfers en studies tonen aan dat niet-Chinese merkhouders in China sterk worden gediscrimineerd ten opzichte van Chinese merkhouders.

Zelfbescherming

Hoewel het belang van defensieve merkregistraties hem natuurlijk zit in het zelf kunnen optreden tegen potentiële namaak, is het misschien nog wel belangrijker om ervoor te zorgen dat je zelf niet van inbreuk op iemands merk kan worden beschuldigd doordat een ander toevallig precies in een vergeten subklasse jouw merk heeft kunnen registreren. Het merk nog breder inschrijven dan de klassen van de waren of diensten waarvoor je het (potentieel) zou willen gebruiken – of die daar erg op lijken – is overbodig. Je zou je dan weer onnodig kunnen blootstellen aan het gevaar dat iemand na verloop van tijd een actie tegen je begint vanwege non usus, het niet gebruiken van een merk.

Effectieve en efficiënte bescherming in China houdt dus, kort en goed, in dat je het merk (en de Chinese vertaling) defensief inschrijft in alle relevante hoofd- en subklassen en die hoofd- en subklassen die daar op kunnen lijken.