Een internationale merkinschrijving lijkt bijzonder eenvoudig. Met de Overeenkomst van Madrid is het mogelijk om met slechts één aanvraag tot in 55 landen ineens een merk in te schrijven. China is partij bij deze overeenkomst sinds 4 juli 1989. Dit betekent dat ook een merkinschrijving in China niet moeilijk hoeft te zijn: het enige wat je als merkhouder hoeft te doen is op pagina 6 van het aanvraagformulier een kruisje te zetten bij ‘China’.

Toch is het sterk aan te bevelen om niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Nog los van het technische verhaal dat een goede screening voorafgaand aan de merkaanvraag in China noodzakelijk is, maakt de Overeenkomst van Madrid gebruik van de zogenaamde ‘Nice Classificatie’. De ‘Nice Classificatie’ onderscheidt 45 klassen waarin een merk kan worden ingeschreven, bijvoorbeeld muziekinstrumenten (klasse 15), kleding (klasse 25) en tabak (klasse 34). Een prima systeem dat ook door China wordt gehanteerd, maar let wel: in China worden deze klassen weer onderverdeeld in subklassen. Dit betekent dat merkhouders naast de juiste ‘hoofdklassen’ ook de gewenste subklassen moeten aanwijzen. Een Madrid-aanvraag voorziet niet in deze mogelijkheid. De Chinese autoriteiten kiezen daarom steeds zelfstandig, zonder voorafgaand advies in te winnen bij de aanvrager, de bijbehorende subklasse.

Apple’s iPhone

De consequentie van een internationale aanvraag via Madrid kan daarmee zijn dat het merk wel in de juiste hoofdklasse wordt geregistreerd, maar niet in de juiste subklasse. Dit was bijvoorbeeld het geval toen Apple het woordmerk ‘iPhone’ in 2002 registreerde in China. Apple deed dit in hoofdklasse 9 en de bijbehorende subklasse voor ‘computers en computer software’ en dacht daarmee ook in China voldoende bescherming te verkrijgen. Anders dan in klasse 9 van de Nice Classificatie, bestaat in China ook een specifieke subklasse voor ‘phones iPhoneand mobile phones’. Het laat zich raden dat het niet lang wachten was op een Chinese onderneming die besloot om het woordmerk I-PHONE wel in de juiste subklasse te registreren. Apple verloor vervolgens alle daaropvolgende procedures tegen deze Chinese onderneming en kon niets anders dan het merk in de juiste subklasse overkopen, een grapje dat het bedrijf 3,65 miljoen dollar kostte. Zoals Reinout van Malenstein hier eerder al schreef: in China geldt een strikt ‘first-to-file’-principe wat betekent dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoe inschrijvingsproblemen te voorkomen

Anders dan Reinout ben ik echter van mening dat het op juiste wijze registreren van merken in China alleen kan door deze inschrijvingen in China zelf te (laten) doen. In het recente verleden werd dit het liefst vermeden, met name vanwege de grote administratieve last. Voor elke klasse en subklasse moest in China een aparte aanvraag worden ingediend, iets dat niet alleen veel werk opleverde maar ook hoge inschrijvingskosten met zich meebracht.

Met de herziening van de Chinese Merkenwet in mei 2014 is nu echter ook voorzien in de mogelijkheid van een zogenaamde ‘multi-class’-aanvraag. Deze manier van inschrijven is een prima alternatief om op een efficiënte en effectieve manier merken te beschermen in China. Het biedt merkhouders bovendien de mogelijkheid om een zeer degelijk portfolio op te bouwen van zogenaamde ‘defensieve registraties’, een echte must in China (hierover later meer).

Voor China geldt in ieder geval dat, hoewel Madrid-aanvragen snel en goedkoop horen te zijn, het oplossen van Madrid-problemen alles behalve snel en goedkoop is.