Ondanks pogingen om je merk goed te laten registreren in China, kom je tot de ontdekking dat een ander je merk al (te kwader trouw) heeft geregistreerd. Met het strikt gehandhaafde first-to-file-principe ben je in China dan snel het overzicht kwijt. Wat zijn je opties? In deze blog bespreek ik de – helaas beperkte – mogelijkheden.

Algemeen bekend merk

Om trademark squatting (het te kwader trouw registreren van merken) tegen te gaan, is op internationaal niveau met het Verdrag van Parijs een regeling in het leven geroepen. Deze maakt het mogelijk om merken te beschermen die in het ene land algemeen bekend zijn, maar nog niet worden gebruikt in het andere land. Denk bijvoorbeeld aan Starbucks, dat in de V.S. en daarbuiten zeer bekend was voordat het op de Nederlandse markt kwam; aan KFC die nog niet in België op de markt is maar elders ter wereld zeer bekend is; of aan het Chinese Xiaomi waarvan de telefoons nog niet (officieel) in Nederland te koop zijn, terwijl het bedrijf inmiddels na Apple en Samsung de grootste telefoonfabrikant ter wereld is. Dat een product niet op de markt wordt gebracht door de echte onderneming, betekent immers niet dat een ander daar dan zomaar misbruik van zou mogen door dat merk zelf te registreren en te gebruiken.

Omdat China partij is bij het Verdrag van Parijs, geldt deze regeling ook in China. Dat betekent dat als een merk algemeen bekend is maar niet geregistreerd in China, het toch wordt beschermd, ondanks het zeer strikte first-to-file-principe. In de praktijk is dit echter een vrijwel lege huls en dus geen uitkomst voor de gemiddelde ondernemer. Anders dan de bedoeling van het Verdrag van Parijs (namelijk algemeen bekend in het ene land en bescherming in het andere land), stelt China de aanvullende eis dat een merk tenminste vijf jaar achtereenvolgens in China zelf moet zijn gebruikt voordat het in aanmerking kan komen voor bescherming als algemeen bekend merk. Deze mogelijkheid kun je dus beter direct vergeten, zelfs als je bijvoorbeeld zo groot bent als FrieslandCampina.

Non usus

Wat zijn dan wel haalbare manieren om tegen trademark squatting op te treden? De eenvoudigste en wellicht goedkoopste manier is door een actie te beginnen vanwege non usus: het niet gebruiken van een merk door de merkhouder. Het komt vaak voor dat personen te kwader trouw een merk registreren met de bedoeling om deze registraties vervolgens voor veel geld te verkopen. Door het strikte first-to-file-principe is dit in China extra lucratief, omdat het niet is toegestaan dat twee dezelfde merken naast elkaar bestaan.

Als een merk echter voor een bepaalde periode niet wordt gebruikt, kan om de vervallenverklaring van een merk worden gevraagd. Deze periode van niet-gebruik is vijf jaar in de Europese Unie, maar bedraagt slechts drie jaar in China. Het is in dit soort procedures bovendien aan de merkhouder zelf om aan te tonen dat hij het merk wel daadwerkelijk heeft gebruikt.

Oudere rechten

Eerder gebruik van een merk of ‘teken’ kan daarnaast bescherming bieden tegen latere merkregistraties. Het is in dit verband wel ontzettend belangrijk dat het eerdere gebruik in China goed is gedocumenteerd.

Maak bijvoorbeeld zo nu en dan foto’s van het gebruik met tijd- en datumstempels. Een populair alternatief is daarnaast het claimen van oudere auteursrechten op het design van het merk. Daarbij geldt dat het oudere auteursrecht bescherming kan bieden als het niet in China is geopenbaard, maar wel in een ander land dat partij is bij de zogenaamde Berner Conventie (zoals Nederland). Daarbij moet worden voldaan aan het vereiste dat een auteursrechtelijk te beschermen werk is ontstaan overeenkomstig de Chinese Auteurswet.

Mc_WonderfulZo heeft bijvoorbeeld het Chinese Beijing Piaoyang Culture and Arts Co., Ltd. het teken WONDERFUL 万代福 (wàndàifú) en de letter W in 2001 laten registreren als merk voor restaurants en andere diensten. Het bezwaar van McDonald’s hiertegen werd aan de kant geschoven, omdat McDonald’s in 2001 nog geen eigen merkregistratie in China had, en er niet in slaagde aan te tonen dat het bedrijf al in 2001 een niet-ingeschreven algemeen bekend merk was. Wat McDonald’s eventueel nog zou kunnen doen, is beargumenteren dat het gebruik van de tekens WONDERFUL en de letter W inbreuk maakt op haar oudere auteursrechten op het design van de letter M.

Kwader trouw

Een andere mogelijkheid is aanvoeren dat je merk te kwader trouw door een ander is geregistreerd. Dat kan bijvoorbeeld als de persoon in kwestie duidelijk wist of hoorde te weten dat het merk in China werd gebruikt of zou worden gebruikt. Hoewel de drempel over de jaren heen is verlaagd – tegenwoordig geldt in China dat de aanvrager van een merk te goeder trouw moet zijn – is het nog steeds een lastig argument. In ieder geval is inmiddels in de wet opgenomen dat het onrechtmatig is als iemand een merk voor zichzelf registreert na voorafgaand contact met een klant of zakenpartner die het merk al gebruikte. Dat was in het niet zo verre verleden nog weleens anders (zie bijvoorbeeld Judith’s waarschuwing over zaken doen met ‘betrouwbare’ zakenpartners).

In andere situaties is het echter aan de partij die claimt dat er sprake is van een registratie te kwader trouw, om aan te tonen dat er tevens sprake is van bijkomende omstandigheden. Zo moet het merk al zijn gebruikt in China en moet het merk een zekere invloed hebben (in China). Dat zijn ontzettend hoge eisen waaraan niet eenvoudig kan worden voldaan. Met in het achterhoofd dat men in China lokale Chinese bedrijven neigt te beschermen (local protectionism), moet dit echt worden gezien als een laatste redmiddel.

Een goede afweging tussen de financiële middelen enerzijds en de kans van slagen anderzijds maken het voor de gemiddelde ondernemer daarom wellicht interessanter om in zulke gevallen te investeren in een nieuwe vertaling van het merk in het Chinees, en onder die naam verder te gaan in China. De Chinese merknaam is immers wat de Chinese consument uiteindelijk zal onthouden, niet de westerse.