Veel bedrijven hebben een geregistreerd merk voor China, maar verkopen eigenlijk geen producten met hun merk in China. Meestal gebruiken deze bedrijven een Original Equipment Manufacturer (OEM) om de gewenste producten te produceren en er hun eigen merk op aan te brengen. Het geloof in China was dat dit gebruik van een merk in OEM het merk in China zou kunnen beschermen tegen invalidering van het merk op grond van niet-gebruik.

In de recente Mango zaak bij de Hoge Raad in Peking wordt deze overtuiging echter teniet gedaan De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het gebruik van het OEM-merk geen bescherming biedt tegen invalidering in het geval de goederen allemaal naar een ander land worden geëxporteerd waar iemand wel een merk geregistreerd heeft, en de OEM aan een kleine zorgvuldigheidsplicht heeft voldaan. In principe kan een merk in Timboektoe dus genoeg zijn om merkartikelen China uit te krijgen.

Grijs gebied nu duidelijk geworden

De twee grootste vragen die zich voordoen bij OEM in China zijn:

1) Of een bedrijf dat geen geregistreerd merk in China heeft, maar wel een geregistreerd merk heeft voor een ander land, in China OEM kan doen met aangehechte merken op de producten in China voor uitvoer naar een land waar het bedrijf wel een geregistreerd merk heeft.

2) Of een bedrijf dat een Chinees merk geregistreerd heeft maar dit alleen gebruikt voor OEM in China met een geregistreerd merk voor export naar een ander land, dat gebruik kan claimen als gebruik van het merk in China ter bescherming tegen invalidering op grond van niet-gebruik.

De eerste vraag is onlangs behandeld door het Supreme People’s Court in de Dongfeng-zaak (2018). In die beslissing verklaarde de Chinese Hoge Raad dat er geen merk wordt gebruikt, en er dus geen inbreuk plaatsvindt, in het geval een bedrijf OEM-goederen met aangebrachte merken exporteert naar een land waar het bedrijf dat legitieme handelsmerk bezit. Ook moet de OEM een minimale redelijke zorgvuldigheidsplicht in acht nemen met betrekking tot het beoordelen van de status van de merken die zijn aangebracht op de OEM-producten.

De tweede vraag wordt behandeld in de Mango-zaak, waarin het Hooggerechtshof van Peking verklaart dat het gebruik van het OEM-handelsmerk geen bescherming biedt tegen invalidering op grond van niet-gebruik in China indien de goederen allemaal naar een ander land worden uitgevoerd, en het merk daar door die partij wel is geregistreerd. Welk land dat vervolgens is maakt niet uit.

Het is belangrijk om te beseffen dat de Mango zaak niet is behandeld door de Hoge Raad, maar door een plaatselijk Hof. Daarom kunnen andere rechtbanken een andere interpretatie hebben aangaande OEM-gebruik met betrekking tot invalidering op grond van niet-gebruik. Echter, gezien het grotere geheel, in combinatie met het recente oordeel van de Hoge Raad, lijkt het erop dat als een bedrijf OEM gebruikt voor producten met een aangebracht merk uitsluitend voor export naar een vreemd land, dit niet het gebruik van het merk overeenkomstig de merkenwetgeving in China oplevert.

Hoe moeten bedrijven hun strategie aanpassen?

Bedrijven die zich bezighouden met OEM-producten met een aangebracht merk in China, zijn gewaarschuwd. Door alleen de OEM-producten te gebruiken die zijn aangebracht met het merk voor export, kan het gebruik van merken in China niet worden bewezen. Omdat dit de deur opent voor andere bedrijven om invalideringsacties in te dienen tegen het merken die niet worden gebruikt, worden bedrijven geadviseerd om sommige van hun OEM-producten met een merk op de Chinese markt te verkopen en op de markt te brengen. Als alternatief kunnen bedrijven back-up merkenregistraties klaar hebben in het geval een bedrijf verwacht dat een concurrent een al invalideringsacties heeft ingesteld.

Nogmaals, de beslissing van het Hooggerechtshof in Beijing is misschien niet leidend, maar het is beter om de strategie van uw bedrijf nu te veranderen, in plaats van uw handelsmerken voor China te verliezen.