250.000,- Euro. Dat is het bedrag dat onlangs door een Italiaanse tassenproducent werd betaald aan een Chinees bedrijf, in ruil voor het merkrecht op de Italiaanse naam van het bedrijf in China. De Italiaanse tassenmaker had een merkregistratie in de EU en in de V.S., maar had er niet aan gedacht om het merk ook in China te registreren. Een Chinees bedrijf had deze registratie echter niet nagelaten…

De waarde van merkregistratie

De naam van je product en bedrijf zijn ontzettend belangrijk. Hierdoor kan een consument jouw producten van die van je concurrenten onderscheiden, zien van wie een product afkomstig is en zo een bepaalde waarde en associatie aan het merk hechten.

Om het recht op een merk in China te verkrijgen dient een merkregistratie te worden aangevraagd. Dit kan internationaal via het Madrid-protocol waarbij voor meerdere landen tegelijkertijd een merk wordt aangevraagd, of direct in China via een gekwalificeerde merkagent die hiervoor een aanvraag indient bij bij het China Trade Mark Office.

First-to-file

Nederlandse bedrijven hebben meestal hun merk geregistreerd in de Benelux, de EU en in de V.S. Een merkregistratie voor China wordt vaak nagelaten, meestal omdat bedrijven er nog niet actief zijn. Dit kan catastrofaal zijn, zoals blijkt uit het waargebeurde verhaal van de Italiaanse tassenmaker.

In China geldt namelijk het first-to-file principe. Dit betekent dat degene die als eerste een merk registreert het recht op dat merk verkrijgt. Dit principe gaat niet op als er sprake is van een wereldberoemd merk. Deze status is in China echter alleen in uitzonderlijke situaties geldig en dan alleen voor merken zo beroemd als bijvoorbeeld Starbucks of Adidas.

Alleen als er een aantoonbare relatie bestaat tussen een Nederlands bedrijf en het Chinese bedrijf dat de naam van dit Nederlandse bedrijf registreert, kan het Nederlandse bedrijf het Chinese merk ongeldig laten verklaren. Bijvoorbeeld als de Chinese distributeur van een Nederlands bedrijf het merk in China registreert.

Als er echter geen relatie kan worden aangetoond, is de registratie van het Nederlandse merk in China geldig, en het Chinese bedrijf dat het al eerste registreerde de rechthebbende. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Chinees bedrijf dat online ziet dat een Nederlands bedrijf succesvol is, en dit merk vervolgens in China registreert.

Gevolg van nalaten merkregistratie

Er zijn Chinese personen en bedrijven die doelbewust namen van westerse bedrijven in China registreren. Als zij de merkregistratie van het ook in Nederland bestaande merk hebben bemachtigd, hebben zij het recht om de goederen van het Nederlandse bedrijf van de Chinese markt te weren. Immers, alleen de merkhouder heeft het recht om dat merk te gebruiken.

Het terugkrijgen van het merk is vaak lastig. Soms omdat een Chinees bedrijf al succesvol producten onder het Nederlandse merk verkoopt en het daarom niet wil verkopen. In andere gevallen registreren Chinese bedrijven westerse merken puur om een smak geld te verdienen aan de verkoop. Deze praktijk staat bekend als trademark squatting of bad faith trademark registrations.

Besteed daarom vijf- tot zevenhonderd Euro aan een Chinese merkregistratie, en voorkom dat een ander er met jouw merk vandoor gaat in China. Mits je het merk in de drie jaar na registratie in China gebruikt, zal het één van de beste investeringen zijn. Registratie biedt immers bescherming in een markt van bijna 1.4 miljard consumenten.