Vanaf november dit jaar is de nieuwe merkenwet in China van kracht. Deze nieuwe wet bevat enkele positieve verbeteringen, waar ik in dit artikel en in volgende artikelen dieper op in zal gaan.

In dit artikel bespreek ik “registratie te kwader trouw”. Dit betekent onder andere dat iemand het een reeds in Europa bestaand merk in China registreert om daar zelf beter van te worden, of om op welke wijze dan ook aan het originele merk schade toe te brengen. Recente voorbeelden zijn het verbieden van de verkoop van New Balance producten onder de naam Xīnbǎilún (新百伦)，en de registratie van diverse bekende merken uit de mode-industrie.

Merkregistraties te kwader trouw nu ook probleem voor Chinezen

Het probleem van deze registraties te kwader trouw was vroeger vooral een probleem voor de Europese en Amerikaanse merken. Tegenwoordig, is het ook een probleem geworden voor Chinese merken. Immers, het merkenregister raakt voller en voller, en Chinese merkhouders kunnen ook door registraties te kwader trouw vaak hun merk niet terugkrijgen.

Om die reden heeft het Chinese merkenbureau bedacht dat het verstandig is om deze registraties tegen te gaan. Er is daarom in de nieuwe merkenwet een toevoeging die aangeeft dat als een merk is ingediend ter kwade trouw, en niet is ingediend met het oog op daadwerkelijk gebruik van het merk, dit merk wordt geweigerd voor registratie.

Een examiner van het merkenbureau kan aldus seen brand weigeren als dit te kwader trouw is ingediend, en er geen gebruiksintentie is. Daarnaast kunnen opposities en invalideringen worden ingediend op basis van deze bepaling.

Wat betekent “kwade trouw” in de praktijk?

Echter, wat betekenen deze termen als “kwade trouw” en “geen gebruiksintentie”? Dit is helaas niet uitgewerkt in de merkenwet. De ervaring is dat dit door verdere uitleg later wordt gereguleerd. Voor nu is het merkenbureau alvast met een concept van kwade trouw gekomen. In dit concept noemt het de volgende omstandigheden als registraties die te kwader trouw zijn gedaan:

  • Registratie aanvragen voor een merk dat bekend is bij het publiek en daarbij gebruikmaken van de reputatie van een ander;
  • Registratie aanvragen van een merk dat gebruikt wordt door een ander en dat enige reputatie heeft verworven, en daarbij gebruikmaken van de reputatie van een ander;
  • Registratie van een merk terwijl de aanvrager dient te weten dat er oudere rechten zijn;
  • Registratie van vele merken met duidelijke slechte bedoelingen;
  • Registratie van vele merken in een korte termijn dat de grens der redelijkheid overschrijdt;
  • Registratie zonder intentie van gebruik of zonder de noodzaak het merkrecht te verwerven;
  • Het helpen van anderen om een registratie te kwader trouw te bemachtigen.

Overwinning voor de merkhouder

De verbeteringen in de nieuwe merkenwet met betrekking tot kwade trouw zijn een goede stap in de juiste richting. Als gevolg hiervan zullen Europese merkhouders hun rechten voor China makkelijker kunnen bemachtigen. Verdere uitwerking is nodig, maar voor de praktijk is dit een mooie overwinning.  Het zo snel mogelijk registreren van een merk voor China, dient nog steeds een prioriteit te zijn voor elke onderneming.